《商标侵权判断标准》理解与适用（九）

      2020年6月15日，国家知识产权局制定印发《商标侵权判断标准》（以下简称《标准》）。为深入推进商标执法业务指导工作，进一步做好《标准》的宣传解读，帮助执法人员准确理解条文的含义，及时解答各地在实施过程中的适用问题，国家知识产权局撰写了《〈商标侵权判断标准〉理解与适用》，并在国家知识产权局官方微信上分批次发布。

《商标侵权判断标准》理解与适用

第三十五条

正在国家知识产权局审理或者人民法院诉讼中的下列案件，可以适用商标法第六十二条第三款关于“中止”的规定：

（一）注册商标处于无效宣告中的；

（二）注册商标处于续展宽展期的；

（三）注册商标权属存在其他争议情形的。

本条对案件“中止”的情形进行了细化规定。

根据商标法第四十七条规定，宣告无效的注册商标，该注册商标专用权视为自始即不存在。因此，对于主张专用权保护的注册商标处于无效宣告程序中的，在办案时，其商标权属处于待定状态，为确保执法办案的准确性和权威性，可以中止。需要注意的是，由于申请无效宣告相比作出无效宣告的决定或者裁定的门槛是较低的，注册商标处于无效宣告程序中，不意味着该商标将被宣告无效，因此，“可以”中止，不是“必须”中止，由办案机关根据无效宣告请求的事实和理由作出是否中止的决定，并承担未依法履职的责任。需要强调的是，选择中止案件处理的，商标执法相关部门应当关注无效宣告案件的处理进程和结果，中止原因消除后，应当及时恢复或者终结案件查处程序。

注册商标处于续展宽展期的，商标注册人投诉时，应当已经向国家知识产权局提交续展申请，并在投诉时提交申请续展证明；若未提交续展申请，又投诉请求保护的，负责商标执法的部门可以不予受理。

2021年3月23日，《国家知识产权局关于商标使用权存在争议是否可以中止案件查处的批复》（国知发保函字〔2021〕43号）中明确，商标侵权案件当事人之间存在商标许可合同纠纷等商标使用权争议，且案件结果可能影响商标侵权案件定性的，适用商标法第六十二条第三款关于中止的规定。该批复所述情形为注册商标权属存在其他争议的情形。需要注意的是，以下情形不属于商标权属存在争议，不适用中止的规定。一是涉嫌侵权的商标已经初审公告，但尚未注册公告的。《国家知识产权局关于湖北洪森实业（集团）有限公司是否侵犯“虾香稻”商标专用权的批复》（国知发保函字〔2019〕227号）中明确，国家知识产权局受理的商标申请，以及已经国家知识产权局初审公告、尚未注册公告的商标与在先注册商标相同或者近似，涉嫌侵权的，因其商标权尚未确立，负责商标执法的部门有权立案查处，且不适用中止的规定。二是注册商标处于撤销程序中的。根据商标法第五十五条第二款规定，被撤销的注册商标，该注册商标专用权自公告之日起终止。因此，查办案件时，即便主张专用权保护的注册商标处于撤销程序中（包括因连续三年不使用撤销、因成为商品的通用名称撤销、因自行改变注册商标限期改正期满不改正撤销等），该注册商标专用权仍然有效，商标权属不存在争议。

此外，商标执法部门也可以依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第四十六条之规定，中止案件调查。

案例38

原广东省中山市工商局查处侵犯“绿园”注册商标专用权案

2004年11月8日，北京方宇清源科技有限公司（以下简称“方宇清源公司”）受让在第17类农用地膜、浇水软管、橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料商品上注册的第1524829号“”商标。该商标期满未续展，于2011年2月22日失效。2011年9月27日，杭州特斯林网业有限公司（以下简称“特斯林公司”）在第17类农用地膜等商品上申请注册第10010639号“”商标，于2012年8月27日初步审定并公告。该商标经异议和异议复审程序，被认定异议理由不成立，于2014年11月28日核准注册。根据商标法“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。”的规定，其取得商标专用权的时间为2012年11月28日。

2015年10月20日，特斯林公司向原广东省中山市工商局投诉，称中山市梁某销售的“绿园”农用养殖膜侵犯其第10010639号“绿园”注册商标专用权。经现场检查，执法人员发现梁某正在销售投诉所指的“绿园”农用养殖膜，产品标签上标注了“北京方宇清源科技有限公司”“产地：山东淄博”等内容。该批产品是梁某从山东清田塑工有限公司（以下简称“清田塑工公司”）购进，共购进150卷，每卷135公斤，购进价格每吨10600元。梁某以每吨11300元的价格销售，至检查日已销售20卷。梁某向执法人员提供了进货发票、方宇清源公司的供货证明、商标注册证（已失效）及清田塑工公司的营业执照、经营相关的授权书、合同、发票等材料。

经查，清田塑工公司是方宇清源公司“绿园”农用地膜的许可生产销售单位，当事人梁某自2005年以来一直经营“绿园”农用养殖膜，并在2008年取得方宇清源公司在中山市的销售授权，有授权书、销售合同及2008年以来的进货发票等材料凭证；由于农用养殖膜受季节限制，该产品只在每年10月至12月期间销售。

2014年12月30日，方宇清源公司对特斯林公司的“绿园”商标提起无效宣告请求。原中山市工商局认为，第10010639号“”商标权属存在争议，且特斯林公司涉嫌抢注，该注册商标可能被宣告无效。该局根据商标法第六十二条第三款规定，决定中止案件的查处。

2016年4月28日，原工商总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）作出《关于第10010639号“绿园”商标无效宣告请求裁定书》。该裁定书认定：第10010639号“”商标与方宇清源公司在先使用并具有一定影响的“”商标标志相同，使用的商品相同或类似，结合方宇清源公司“”商标的知名度和显著性，可推定特斯林公司应知方宇清源公司商标；特斯林公司注册第10010639号“”商标的行为已构成2001年修正的商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。第10010639号“”注册商标被裁定宣告无效。特斯林公司不服裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，该法院维持了商评委的裁定，当事人未再上诉。另外，特斯林公司在17类农用地膜商品上注册的其他“绿园”注册商标均依申请被裁定无效，并被法院生效的判决支持。原中山市工商局根据“绿园”注册商标无效裁定结果，及时终结案件查处程序。

评 析

该案属于《标准》第三十五条第一项情形，商标执法部门结合注册商标被申请宣告无效的事实和理由，准确适用商标法关于中止的规定，作出中止的决定，确保了商标行政执法的权威性和准确性。

案例39

原广西桂林市工商局查处侵犯“自然点”注册商标专用权案

“自然点”商标注册人向原广西桂林市工商局投诉桂林某纸业有限公司未经其许可，擅自生产、销售“自然点”纸品，侵犯其注册商标专用权。经查，商标注册人与桂林某商贸有限公司签订转让协议，将第13660834号“”、第13660833号“”、第6523126号“”注册商标转让给桂林某商贸有限公司，并提交商标转让申请，尚未核准；桂林某商贸有限公司另与桂林某纸业有限公司签订《商标使用许可协议》，许可桂林某纸业有限公司使用上述注册商标。商标注册人认为“自然点”商标的转让并未生效，其作为商标权利人，并未许可桂林某纸业有限公司使用其商标，遂向原广西桂林市工商局投诉桂林某纸业有限公司商标侵权，同时，就商标权转让合同纠纷向广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院提起民事诉讼。原广西桂林市工商局依据商标法第六十二条第三款的规定，认定涉案“自然点”商标权属存在争议，中止调查。商标注册人不服原广西桂林市工商局的决定，向广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院提起行政诉讼。广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院判决驳回其诉讼请求。商标注册人不服该判决提起上诉，广西壮族自治区桂林市中级人民法院撤销一审判决，并撤销原桂林市工商局的中止决定。原广西桂林市工商局根据二审终审判决，恢复案件查处程序，对桂林某纸业有限公司涉嫌侵犯“自然点”商标专用权的行为进行调查。

评 析

该案焦点为商标执法部门在立案后发现双方存在商标转让合同纠纷，并已经就该合同纠纷向法院起诉的情况下，是否应中止调查。

商标注册人在商标执法部门立案调查之前向桂林市叠彩区人民法院提起的民事诉讼属于合同纠纷，而非商标权属纠纷，并不影响对当事人侵权行为的定性。一是合同纠纷与权属纠纷存在明显区别，前者是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为引起的合同当事人之间的争议。该案中，商标注册人提起民事诉讼的目的是要求确认转让协议无效，相关权利义务关系应恢复到签订转让协议之前。二是合同纠纷在解决前，相关财产的所有权和使用权处于确定的法律状态。商标法规定，转让注册商标经核准后，予以公告；受让人自公告之日起享有商标专用权。因此，在注册商标核准转让公告前，该商标专用权仍由转让人享有。在该案中，正处于转让申请审查阶段的“自然点”商标，其商标权属是确定的，仍属于转让人，并不受商标转让合同效力的影响。在“自然点”商标权属明晰的情况下，当事人之间的合同纠纷案件并不影响对涉案当事人使用该商标的行为定性，所以商标执法部门不应中止调查。

第三十六条

在查处商标侵权案件过程中，商标执法相关部门可以要求权利人对涉案商品是否为权利人生产或者其许可生产的商品出具书面辨认意见。权利人应当对其辨认意见承担相应法律责任。

商标执法相关部门应当审查辨认人出具辨认意见的主体资格及辨认意见的真实性。涉嫌侵权人无相反证据推翻该辨认意见的，商标执法相关部门将该辨认意见作为证据予以采纳。

本条对商标权利人的辨认作出细化规定。

商标执法部门在查处商标侵权案件中通常要求商标权利人对涉案商品是否为真品进行鉴定，并以其鉴定结论作为认定是否侵权的关键证据和定案的直接依据。但在执法实践中，对此做法存在不同意见。一方面，商标权利人通常采取特殊的包装方法、防伪技术等区别产品，属于权利人的商业秘密范畴，商标权利人对于商品的真伪辨认具有权威性；另一方面，商标权利人与涉嫌侵权当事人之间存在利害关系，缺乏中立性，其结论的形成有时缺乏必要的论证，使商标权利人辨认意见的客观性备受质疑。权利人鉴定虽然以“鉴定”之名，但并非法定证据种类中的鉴定意见，不具有证据意义上鉴定结论的法律效力。商标法实施条例第八十二条规定：“在查处商标侵权案件过程中，工商行政管理部门可以要求权利人对涉案商品是否为权利人生产或者其许可生产的产品进行辨认。”为保持法律语言的准确性与一致性，商标法实施条例采用了“权利人辨认”的说法，对实践中常用的“权利人鉴定”的说法进行修正。

商标权利人提供的辨认意见属于法定证据中的当事人陈述。《中华人民共和国行政诉讼法》第二十九条第一款规定：“公民、法人或者其他组织同被诉行政行为有利害关系但没有提起诉讼，或者同案件处理结果有利害关系的，可以作为第三人申请参加诉讼，或者由人民法院通知参加诉讼。”根据上述规定，当事人不限于行政处罚案件中的行政相对人或者行政诉讼中的原告和被告，还包括与具体行政行为或者行政诉讼的处理结果具有利害关系的第三人。行政机关在执法实践中一般根据举报、投诉或依据职权对违法案件进行查处。在商标权利人投诉、举报的情况下，商标权利人属于案件的受害人；在商标执法部门依职权查处的情况下，商标权利人既是第三人也是受害人。商标权利人作为商标侵权案件中的被侵权方，行政处罚案件或者行政诉讼的处理结果与其具有直接的利害关系。从证据调查的角度来看，商标权利人是作为当事人接受调查，就案件中的特定问题进行辨别、确认，辨认结果体现的是对该特定问题的意见和看法，是陈述事实情况的一种方式。无论是作为受害人还是作为第三人，商标权利人属于当事人，其出具的辨认意见属于当事人陈述。

《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第三十九条第一款规定：“当事人应当围绕证据的关联性、合法性和真实性，针对证据有无证明效力以及证明效力大小，进行质证。”行政处罚法第四十五条第一款规定：“当事人有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。”商标权利人的辨认意见成为定案依据前，商标执法部门应审查辨认意见的合法性及证明效力，即对辨认人出具辨认意见的主体资格及辨认结果的真实性、关联性进行审查。商标权利人作为受害人的身份影响其出具辨认意见的客观性，为弥补上述不足，应适用补强证据规则。辨认意见不能单独作为认定商标侵权的依据，必须和其他证据互相印证，诸如涉案商品来源渠道、价格、涉案人账簿、通信记录及相关陈述等，形成完整的证据链。同时，应听取当事人对辨认意见的意见；若当事人有异议，商标执法部门应当调查。根据调查结果，若有相反的证据证明不构成侵权，且证明力较强，商标执法部门应当采纳。只有在涉案当事人不能提供相反证据推翻辨认意见的情况下，商标执法部门才可将辨认意见作为证据采纳。

在商标侵权案件办理过程中，商标权利人的辨认意见是十分重要的证据。在实践中，商标权利人有可能出具虚假的辨认意见，影响行政执法的准确性和权威性。本条第一款明确规定商标权利人出具辨认意见须为书面形式，同时须对其出具的辨认意见承担相应的法律责任，以防止权利人滥用权利、弄虚作假。

第二款对辨认意见的效力作出规定。一方面，该款规定商标执法相关部门应当审查辨认人出具辨认意见的主体资格及辨认意见的真实性。在实践中一般应要求辨认人提供法定权利证书和授权委托书，以证明其主体资格适格。同时，商标执法相关部门可以要求辨认人在意见中详细阐述其作出结论的理由、依据，并附相关证据。另一方面，该款规定商标权利人辨认意见的证明效力具有一定的优先性：当事人若无相反证据推翻辨认意见的，商标执法相关部门将该辨认意见作为证据采纳。

此外，在具体办案中应当注意两个问题。一是商标执法相关部门“可以”要求权利人出具书面辨认意见，但不是“必须”。只要有充分证据证明侵权事实存在，不经权利人辨认同样可以定性处罚。二是权利人也可以“主动”提供书面辨认意见。

案例40

温州荣盛贸易有限公司不服原温州市工商局鹿城分局行政处罚决定行政诉讼案

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司在第33类酒商品上注册第284519号“”商标，在第33类酒精饮料(啤酒除外)等商品上注册第1559740号“”商标，在第33类白酒等商品上注册第34474107号“”商标。上述商标均在商标专用权期限内。原温州市工商局鹿城分局查获了一批涉嫌侵犯“茅台”等注册商标专用权的白酒。贵州茅台酒股份有限公司对涉案“贵州茅台”系列白酒作出辨认，结论为96瓶白酒属假冒商品。商标执法部门仅根据上述辨认意见，认定当事人温州荣盛贸易有限公司经销假冒“贵州茅台”白酒，构成侵犯他人注册商标专用权的违法行为，并对当事人作出处罚。当事人不服行政处罚决定，向法院提起行政诉讼。

评 析

行政证据应在依法收集并经行政机关审核确认可以证明案件事实的情况下，才能作为定案依据。由于对商标的真伪辨别涉及普通消费者不熟悉的专业判断，其结论的准确性影响案件定性。因此，辨认人应当对辨认经过、使用的方法、与真品的差异等基本情况进行说明，以供行政机关对其结论的准确性作判断和确认。该案中贵州茅台酒股份有限公司出具的辨认意见只简单记载“包装材料：属假冒；酒质：不是我公司生产的酒。”从而判断“属假冒”。该辨认意见过于简单，结论的准确性和可靠性存疑。原温州市工商局鹿城分局仅以贵州茅台股份有限公司有权辨认及该公司可以承担相应法律责任为由，将涉案商标真伪的判断权完全交给该公司。法院对此不予支持，判决撤销被诉处罚决定，责令鹿城工商分局重新作出处理。

从该案看出，司法审查对行政机关采纳辨认意见作为定案依据提出了更加严谨的要求。商标执法部门应对权利人的辨认意见进行审核，确保证据的客观与准确，不能直接将其作为定案的唯一依据予以采纳。

第三十七条

 本标准由国家知识产权局负责解释。

本条规定《标准》实施过程中遇到的问题、情况由国家知识产权局解释。

按照“谁制定，谁解释”的原则，该条规定《标准》的解释机关为《标准》的制定机关，即国家知识产权局。需要指出的是，国家知识产权局于2022年7月28日起在其官方微信、官网分批发布的《〈商标侵权判断标准〉理解与适用》为《标准》的官方解释。

第三十八条

本标准自公布之日起施行。

本条是关于《标准》施行时间的规定。《标准》公布于2020年6月15日，自该日起施行。

（全文完）