可提供被控侵权商品的合法来源能否免除赔偿责任

       从国外进口商品至我国销售惹来商标侵权纠纷，“合法来源抗辩”适用问题成争议焦点：

       因认为对方从国外进口至我国进行销售的物位仪商品，标注有“genuine BINDICATOR及图”标识，对其第3334895号“BINDICATOR”注册商标（下称涉案商标）的专用权构成侵犯，赵元鸿（上海平迪凯特仪器仪表有限公司法定代表人）以商标侵权为由，将丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司（下称丹纳赫西特公司）与上海贝赫流体设备有限公司（下称贝赫公司）诉至法院，请求法院判令两者停止侵权行为，同时判令丹纳赫西特公司赔偿其经济损失及合理开支60余万元。
       日前，该案终审有果。根据上海市第一中级人民法院作出的（2014）沪一中民五（知）终字第78号民事判决书，法院终审判决丹纳赫西特公司与贝赫公司停止销售侵犯赵元鸿涉案注册商标专用权的商品，判令丹纳赫西特公司赔偿赵元鸿经济损失及合理开支23万元。
       据了解，二审法院经审理认为，被控侵权商品系为物位仪，与涉案商标核定使用的商品相同；被控侵权标识“genuine BINDICATOR及图”与涉案商标构成相似。
       对于丹纳赫西特公司的合法来源抗辩这一争议焦点，二审法院认为，在案证据可以证明，丹纳赫西特公司没有实施生产被控侵权商品的行为，仅进口被控侵权商品并在我国进行销售。我国商标法中的合法来源抗辩应受地域性规则的限制，能够提出合法来源抗辩仅是不知商品侵权而销售的被控侵权方，不应包括商品的进口方，且该案中不能认定丹纳赫西特公司对销售被控侵权商品不知情，故该抗辩于法无据，且与事实不符。
       综上，法院作出上述终审判决。
       行家点评：
       刘晓飞 北京市国联律师事务所 高级合伙人：该案主要涉及以下4个争议焦点问题：
       首先，被控侵权商品是否与涉案商标核定使用商品构成相同或类似。这是判断是否构成商标侵权的前提，丹纳赫西特公司抗辩及该案证据中侵权商品显示有多个名称，但是法院通过对被控侵权商品的功能、用途、应用群体等因素的综合分析，判定被控侵权商品与涉案商标核定使用商品相同。
       其次，被控侵权标识是否与涉案商标构成近似。商标近似是指商标文字的字形、读音、含义近似。该案中，被控侵权标识“genuine BINDICATOR及图”与涉案商标“BINDICATOR”相比较，仅在前加上显著性较弱的修饰词汇“genuine”（意为“真正的、纯正的”），其主体还是“BINDICATOR”，且在实际使用中突出显示了“BINDICATOR”，两者使用于相同商品上，易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认，因此两者构成近似。
       第三，针对上诉人是否实施了生产被控侵权商品的行为，二审法院根据被控侵权商品的实物、进口货物报关单、买卖合同等系列证据，判定被控侵权商品并非由丹纳赫西特公司生产，丹纳赫西特公司系向同为美国丹纳赫西特集团子公司的美国万确测量仪器有限公司（下称美国万确公司）购买被控侵权商品并进口至我国进行销售。
       另外，仅实施销售被控侵权商品的行为并提供合法来源，是否需要承担赔偿责任，要考量其是否知道销售的是侵权商品。我国现行商标法第六十四条第二款规定，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。丹纳赫西特公司以此进行抗辩，认为美国万确公司在国外注册了“BINDICATOR”商标，且产品系在国外生产，其不知情并提供了合法来源。二审法院根据丹纳赫西特公司作为美国万确公司产品的中国代理商，其母公司曾经与涉案商标注册人在涉案商标申请注册过程中互有提出异议的事实，认定其不可能对涉案商标的注册不知情，也不可能不知情销售被控侵权商品。据此，二审法院判定丹纳赫西特公司的合法来源抗辩不能成立，依法应当承担赔偿责任。
       汤学丽 盈科（北京）律师事务所 律师：该案主要涉及相同或类似商品认定中对商品用途的考虑问题、外文商标近似的判断问题以及“合法来源抗辩”在商标侵权案件中的适用问题。
       首先，判断商品是否相同或类似，主要考虑功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等。该案中，被控侵权商品有固态物料料位仪、阻旋料位器、阻旋开关、阻旋物位开关等多个名称，从产品性质以及宣传册等资料上判断，被控侵权商品属于测量装置或仪器，即物位仪。而涉案商标核定使用商品中包含物位仪，物位仪是合乎测量与控制技术领域的通俗、规范称呼，是一种测量装置，即测量某一个或一类物理量信号的仪器装置。被控侵权商品与涉案商标核定使用的物位仪商品用途相同，均用于测量流体物料、颗料或粉粒物料的物位或流量。该案中，二审法院从商品用途方面考虑，认定二者构成相同商品。
       其次，关于外文商标近似的判断问题。《商标审查标准》规定:“两商标或其中之一由两个或者两个以上相对独立的部分构成，其中显著部分近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的”“商标是在他人在先商标中加上起修饰作用的形容词或者副词以及其他在商标中显著性较弱的文字，所表述的含义基本相同，易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的”判定为近似商标。
       该案中，被控侵权标识“genuine BINDICATOR”突出显示了“BINDICATOR”，字体明显大于“genuine”，英文“genuine”的中文翻译系“真正的、纯正的”，易使一般消费者产生该产品是“‘真正的’‘BINDICATOR’”的印象，属于是在他人注册商标中加上起修饰作用的词语构成近似商标的情形。另外，被控侵权标识的显著识别部分“BINDICATOR”与涉案商标在字母构成、呼叫上完全相同。据此，法院认定被控侵权标识“genuine BINDICATOR”与涉案商标构成近似。
       另外，关于“合法来源抗辩”在销售商侵权行为中的适用问题。我国现行商标法第六十四条第二款规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。”该条款即为“合法来源抗辩”的相关规定，在商标侵权审判实务中，销售商常以此作为不承担赔偿责任的依据，该案争议焦点即涉及此问题。
       该条款规定的“合法来源抗辩”同时涵盖两个条件，即主观无过错和客观来源合法，两者必须同时具备，缺一不可，销售商才能要求免除赔偿责任。主观过错包括故意或过失，具体状态需要根据销售商的销售经验、销售行为、涉案商标的知名度、双方之间有无纠纷等因素综合考量。
       该案中，丹纳赫西特公司虽然能够证明被控侵权商品来源合法，但其作为美国万确公司在中国的代理商，与美国万确公司同为美国丹纳赫西特集团的子公司，其网站上突出显示“genuine BINDICATOR及图”标识并简要介绍“BINDICATOR”品牌，并且赵元鸿与美国万确公司在申请注册各自“BINDICATOR”商标，以及美国万确公司申请注册“genuine BINDICATOR”商标的过程中，彼此间曾有异议，难以认定丹纳赫西特公司对销售被控侵权商品不知情，丹纳赫西特公司主观上对其销售被控侵权商品的行为具有过错，因此，不能免除赔偿责任。据此，二审法院判决其“合法来源抗辩”于法无据，不予采信。