适用“恶意抢注”条款如何认定“在先使用”

       山东俩公司围绕“齐鲁”二字展开商标权属争夺，引证商标是否在先使用成争议焦点：

       一方称对方“齊魯及图”商标系对其已经使用并有一定影响的“齐鲁”商标的抢注，另一方则认为对方并非“齐鲁”商标的权利人，双方由此展开了一场历时数年的商标权属争夺。
       日前，根据北京市高级人民法院作出的（2014）高行（知）终字第3437号行政判决书，法院认定：山东博耐泵业有限公司（下称博耐泵业公司）获准注册的第6995182号“齊魯及图”商标（下称争议商标），不构成对山东省淄博神州泵业有限公司（下称神州泵业公司）已经使用并有一定影响的“齐鲁”商标的抢注。
       据了解，北京市高级人民法院经审理认为，神州泵业公司提交的证据不足以证明其系由淄博博山神州工业泵厂变更企业名称而来，亦不足以证明神州泵业公司获得了引证商标的许可使用权，因此山东博山油泵厂及淄博博山神州工业泵厂对“齐鲁”商标的使用，并不能视为神州泵业公司对“齐鲁”商标的使用。
       同时，二审法院指出，即使山东博山油泵厂及淄博博山神州工业泵厂对引证商标的使用能视为神州泵业公司对引证商标的使用，即使神州泵业公司使用了引证商标，神州泵业公司亦不能依据该事实援引根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第三十一条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定阻止争议商标的注册。
        另外，法院认为，神州泵业公司提交的在案证据不足以证明神州泵业公司使用未注册的“齐鲁”商标达到了一定影响的程度。
        综上，二审法院认定在案证据不足以证明争议商标的注册违反了“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。
       行家点评：
       高天乐 北京方韬知识产权代理有限公司 法律部部长：神州泵业公司于该案当中的主张之所以未被支持，主要涉及两个问题，即有权提出相对理由之利害关系人范围，以及恶意抢注的证据标准。
       由该案法院所查明事实可知，该案中涉及的企业主要为：山东博山油泵厂存续期间为1995年6月2日至2002年5月29日（破产注销）；博山神州工业泵厂存续期间为2001年3月19日至2003年6月26日（核准注销），其债权债务由该厂负责人柴本荣负担；神州泵业公司成立于2003年6月26日。上述3家企业各自独立，所谓神州泵业公司系由博山神州工业泵厂变更名称而来，二者具有承继关系的理由，与在案证据相左。山东博山油泵厂曾经将其核准注册的“齐鲁”商标许可予山东省淄博博山神州工业泵厂使用，许可期限至2006年2月1日。神州泵业公司提交的《山东博山油泵厂致神州泵业公司的关于“齐鲁”商标使用费用的交款通知》，以及《商标产品有偿使用随职工移交协议》的落款时间均为2001年，而此时神州泵业公司尚未成立，则该两份证据无法证明神州泵业公司被许可使用“齐鲁”商标，而应由柴本荣享有该商标的许可使用权。因此，神州泵业公司无法通过商标许可使用权的承继，获得利害关系人的身份，基于此亦无权提出相对理由。
       其次，神州泵业公司以恶意抢注为由主张撤销争议商标的注册，应满足已经使用未注册引证商标并有一定影响力的要件。但在案证据中的发票并未体现“齐鲁”商标，而产品采购合同无发票佐证，无法确认已实际履行，且仅有一份合同记载“齐鲁”商标字样，而加盖的“齐鲁牌商标油水泵”印章亦无法确认真伪。二审法院综合考虑，认定其证据的数量和质量均难以达到一定影响力的程度要求。据此，二审法院认定在案证据不足以证明争议商标的注册违反了“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，应予维持注册。
       丁红涛 北京市嘉润道和律师事务所 律师：该案的争议焦点是：博耐泵业公司申请注册争议商标，是否构成第二次修正的商标法第三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
   “以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，这一行为的构成要件有以下4个：行为人须抢先注册商标；行为人须以不正当的手段；他人对该商标已经实际使用，且必须是商标法意义上的使用；他人对该商标的使用有一定的影响。
       该案中，对博耐泵业公司的行为是否满足以上4个构成要件，简要分析如下：
       首先，对抢先注册商标的认定。博耐泵业公司对争议商标的确提出了注册申请，确实在神州泵业公司之前。这一要件是符合的。
       其次，对不正当手段的认定。一审法院认为博耐泵业公司构成了不正当手段，理由是博耐泵业公司与神州泵业公司处于同一地区，即都位于山东省淄博市博山区，且都指定在泵等类似商品上使用。北京市高级人民法院的终审判决则认为不构成，但未说明理由。是否构成不正当手段，关键看博耐泵业公司是否有恶意。对恶意的判断，通常的考虑因素，包括了争议商标申请人与在先使用人同处一地，或属于同业竞争者。因此，倘若神州泵业公司确属在先使用，不能排除博耐泵业公司具有恶意。
       再次，对商标使用行为的认定。商评委和一审法院均认定神州泵业公司实际使用了引证商标。北京市高级人民法院的终审判决认为并未使用。从该案判决来看，一审法院的推理过程存在明显错误。山东博山油泵厂与柴本荣对引证商标的使用，不能视为神州泵业公司的使用。神州泵业公司不能据此主张在先使用。而且，神州泵业公司并未举出有力的证据证明其对未注册商标“齐鲁”的实际使用。
       另外，对一定影响的认定。神州泵业公司对引证商标的使用并无证据加以证明，至于形成一定的影响便更无从谈起。
       同时满足以上4个构成要件，才能构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形。博耐泵业公司申请注册争议商标的行为，仅满足以上两个构成要件，不构成“抢注”，北京市高级人民院作出的终审判决合法合理。